Dieses Buch soll die Frage klären, welchen Einfluss der rechtliche Schutzgrad eines Zeichens auf den Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung haben kann. Hierbei wird ergründet, wie die sich gegenüberstehenden Schutzgrade ausgestaltet sein können, welche Aussage sich jeweils aus den verschiedenen Konstellationen ableiten lässt und wie maßgeblich diese Aussage schließlich für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist. Es wird geklärt, warum und ab wann der rechtliche Schutzgrad überhaupt eine Rolle spielt und in welchen Fällen dessen Einbeziehung zu fehlerhaften Ergebnissen führen könnte. Es erfolgt zudem eine ausführliche Einbeziehung des Falls ‚Lindt gegen Hauswirth’. Schließlich bietet das anhand der Ergebnisse aufgestellte Prüfungsschema eine praktische Anwendungsgrundlage für alle Juristen, die mit derartigen Fällen konfrontiert sind.

Textprobe: Kapitel III, Die materiellen Schutzvoraussetzungen: 1, Markenfähigkeit: Damit ein Kennzeichen überhaupt als Marke betrachtet werden kann, muss es markenfähig, d.h. insbesondere zur Unterscheidung von Waren anderer Hersteller geeignet sein. Um dem gerecht zu werden, müssen die folgenden grundlegenden Voraussetzungen, die z.T. das Gesetz im § 3 II Nr. 1-3 MarkenG nennt, vorliegen: Die Marke darf nicht identisch mit ihrer zugrundeliegenden Ware oder dessen Verpackung sein (Nr. 1). Sie ist selbständig und hat eine reine Kennzeichnungsfunktion, weshalb auch Bestandteile, die zur Erreichung einer technischen Wirkung notwendig sind, nicht markenfähig sein können (Nr. 2). Dies würde z.B. auf den Begriff Fahrrad für das gleichnamige Produkt zutreffen. Weiterhin muss eine Marke einheitlich und unveränderlich sein, d.h. sie muss in sich geschlossen und mit einem Blick erkennbar sein. Nicht markenfähig ist bspw. eine nichtdefinierte, variable Aneinanderreihung von verschiedenen Farben. Schließlich muss das Zeichen zur abstrakten Unterscheidung von anderen geeignet sein. Begriffe, wie z.B. euro, med, dent, international oder extra, erfüllen dieses Kriterium nicht. Auf eine konkrete Unterscheidungskraft im Vergleich zu einem anderen Unternehmen kommt es an dieser Stelle noch nicht an. 2, Formen der Marke: Der § 3 I MarkenG gibt ausdrücklich vor, dass alle erdenklichen Zeichen, lediglich eingeschränkt durch § 3 II MarkenG, grundsätzlich markenfähig sein können. Das Gesetz nennt hierzu eine nicht abschließende Aufzählung von Beispielen für Markenformen, darunter: Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, Aufmachungen einschließlich Farben oder Farbzusammenstellungen, Formen, Verpackungen und dreidimensionale Gestaltungen. Denkbar sind auch weitere Formen, wie Tast-, Geschmacks- und Geruchszeichen oder Bewegungsabläufe. So können bspw. der Geschmack eines Lippenstiftes, ein Tennisball, der nach frisch geschnittenem Gras riecht oder das Öffnen einer Autotür markenschutzfähig sein. IV, Hindernisse des markenrechtlichen Schutzerwerbs: 1, Absolute Schutzhindernisse: Wird der Schutz einer Marke per Eintragung ins Markenregister begehrt, so sind laut § 8 MarkenG zunächst folgende Tatbestände, die dieser Eintragung entgegenstehen könnten, von Amts wegen zu prüfen: Die Marke muss in jedem Fall grafisch darstellbar sein. Dies ist insbesondere für neuartige Markenformen regelmäßig schwer realisierbar. Nach Auffassung des EuGH muss ein Zeichen, welches allein nicht visuell wahrnehmbar ist, mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen abgebildet werden können und die Darstellung klar, eindeutig, in sich geschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein, um der grafischen Darstellbarkeit zu genügen. Die in § 8 II Nr. 1-10 MarkenG abschließend aufgezählten weiteren absoluten Schutzhindernisse stützen sich regelmäßig auf das sog. Freihaltebedürfnis. Hiernach dürfen bestimmte Zeichen nicht als Marke geschützt werden, weil sie der Allgemeinheit dauerhaft zur Verfügung stehen müssen. Von der Eintragung sind außerdem Kennzeichen ausgeschlossen, die u.a. zur Täuschung geeignet sind (Nr. 4), unsittlich sind oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen (Nr. 5), Hoheitszeichen beinhalten (Nr. 6) oder im bösen Glauben angemeldet wurden (Nr. 10). Ein Ausnahmetatbestand bildet die in § 8 III MarkenG bezeichnete Verkehrsdurchsetzung, die im Wesentlichen aussagt, dass die Marke trotz entgegenstehenden Schutzhindernisses eintragungsfähig ist, sofern sie bei Mitbewerbern, Händlern und Abnehmern (beteiligten Verkehrskreisen) einen Bekanntheitsgrad von i.d.R. mindestens 50 % erworben hat. 2, Relative Schutzhindernisse: Die relativen Schutzhindernisse sind - anders als die absoluten Schutzhindernisse - gem. § 9 MarkenG nur auf Grund eines Widerspruchs (§ 42 MarkenG) oder einer Nichtigkeitsklage (§ 51 I MarkenG) zu berücksichtigen. Das Gesetz unterscheidet relative Schutzhindernisse in drei Fallkategorien: So wird zum einen eine Marke mit jüngerem Zeitrang gelöscht, sofern sie identisch mit einer Marke älteren Zeitrangs und der für sie jeweils eingetragenen Ware ist. Zum anderen gilt o.g., wenn zwischen beiden Marken oder der für sie eingetragenen Waren eine Identität oder Ähnlichkeit, insbesondere Verwechslungsgefahr besteht. Diese liegt regelmäßig vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus dem gleichen oder verbundenen Unternehmen stammen. Hierbei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, wobei es vornehmlich auf die Wechselwirkungen vom Grad der Ähnlichkeit der Marken, Grad der Ähnlichkeit der zugrundeliegenden Waren und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ankommt. Ein geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken kann so durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Waren oder durch eine hohe Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden und umgekehrt. Schließlich besagt § 9 I Nr. 3 MarkenG, dass Zeichen gelöscht werden, die mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich sind, sofern die ältere Marke in Inland bekannt ist und die Benutzung der vom Zeitrang jüngeren sie in unlauterer Weise beeinträchtigen würde. Hierfür ist keine Ähnlichkeit der jeweils zugrundeliegenden Waren erforderlich. Mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der Bekanntheit sind Marken gemeint, die über die für sie eingetragenen Waren hinauswirken. Hierfür müssen sowohl quantitative Elemente, wie eine hohe Verkehrsbekanntheit als auch qualitative Elemente, wie Dauer und Umfang der Investitionen zur Erreichung dieser Verkehrsbekanntheit und dessen Dauer und räumliche Ausdehnung vorliegen. So musste bspw. nach Klage der McDonald’s Corporation die Marke MAC Dog für Tiernahrung gelöscht werden.

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Der Autor ist Wirtschaftsjurist. Bereits im Studium wurde sein Interesse für den Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes geweckt. Während seiner praktischen Tätigkeit bei der Robert Bosch GmbH beschäftigte sich der Autor mit Fragen und Problemen des Europäischen Markenrechts. Diesem Gebiet gilt bis heute sein ständiges Interesse.